Disclaimere

EPO puster nyt liv i gammel disclaimer-praksis

Af Jakob Pade Frederiksen.

EPOs udvidede appelkammer, Enlarged Board of Appeal (EBA), har for nyligt afsagt sin med spænding ventede afgørelse G 1/16 vedrørende såkaldte ’undisclosed disclaimers’. Disclaimere er angivelser i patentkrav, der undtager et givent område fra patentbeskyttelsen. Eksempelvis vil angivelsen ”beslag lavet af metal, men ikke af kobber’ i et patentkrav blive betragtet som en disclaimer af kobber. Den nylige afgørelse G 1/16 fra EBA fastlægger, under hvilke omstændigheder tilføjelsen af en disclaimer er tilladelig i tilfælde, hvor patentansøgningen som oprindeligt indleveret ikke indeholder basis for disclaimeren. Disclaimere uden basis i patentansøgningen omtales oftest som ’undisclosed disclaimers’.

Den nye afgørelse g 1/16 bekræfter i alt væsentligt den standard, der er fastlagt af EBA’s egen tidligere afgørelse G 1/03 fra 2004.

Med G 1/03 blev der etableret en praksis, ifølge hvilken en undisclosed disclaimer er tilladelig, hvis den
– etablerer nyhed i forhold til et Artikel 54(3)-modhold (en tidligere europæisk patentansøgning, der ikke var offentliggjort på tidspunktet for indlevering af den patentansøgning, modholdet citeres mod)
– etablerer nyhed i forhold til en ’accidential anticipation’, eller
– udelukker et område fra patentkravet, der ellers ville være undtaget fra patentering.

I 2011 kom EBA med afgørelse G 2/10, som angår tilladeligheden af disclaimere, der har basis i patentansøgningen som oprindeligt indleveret. I denne afgørelse kom EBA til det resultat, at en sådan disclaimer kun er tilladelig, hvis opfindelsen ifølge de resterende dele af patentkravet kan udledes på direkte og utvetydig vis af ansøgningen som oprindeligt indleveret. Efter G 2/10 var det dog stadig uklart, om denne såkaldte ’gold standard’ også gjaldt disclaimere med basis.

Afgørelse G 1/16 har nu fjernet denne uklarhed, idet afgørelsen slår fast, at ’gold standard’-princippet ikke finder anvendelse i relation til undisclosed disclaimers. I stedet blåstempler EBA udtrykkeligt praksis i henhold til G 1/03, idet det dog understreges fra EBAs side, at en undisclosed discliamer ikke må give noget teknisk bidrag, der eksempelvis har betydning for vurderingen af opfindelseshøjde eller patentbeskrivelsens tilstrækkelighed.